Novedades Brand Owners

Los procedimientos de nulidad y caducidad de marca se tramitarán directamente ante la OEPM a partir del 14 de enero de 2023

Una de las novedades más relevantes que trajo consigo el Real Decreto-ley por el que se transpone la Directiva 2015/2436 en materia de marcas publicado el 27 de diciembre de 2019, afecta directamente a los procedimientos de nulidad y caducidad. En el siguiente artículo, abordaremos esta importante modificación competencial.

A través de esta medida, que entrará en vigor el próximo 14 de enero de 2023, las acciones de nulidad y caducidad de marcas españolas, que venían tramitándose ante los tribunales civiles, serán ahora competencia exclusiva y directa de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En este sentido, los tribunales únicamente serán competentes en el seno de un procedimiento de infracción de marca vía demanda reconvencional.

Así, en apenas unos meses, las acciones de nulidad y caducidad de marcas se presentarán directamente ante la OEPM, pasando a ser procedimientos puramente administrativos. Una vez la Oficina resuelva la acción en cuestión, se pondrá fin a la vía administrativa y será necesario recurrir, en su caso, ante los tribunales civiles. Lo anterior supone una novedad de gran calado para los profesionales dedicados a la protección de los derechos marcarios de terceros.

Cabe señalar que, la nulidad de un derecho de propiedad intelectual equivale a que ese derecho no hubiera existido nunca, porque no debió concederse. Por ello, lo que se pretende a través de la interposición de una acción de nulidad es la cancelación de una marca registrada y la pérdida de los derechos asociados a su registro.

En este sentido, existen diferentes motivos que fundamentan una acción de nulidad en España, por ejemplo, que la marca en cuestión sea idéntica o similar a una marca anterior, o que su registro se haya efectuado mediando mala fe del solicitante.

Por otro lado, la caducidad supone que el derecho se “extingue” porque no se cumplen algunas de las obligaciones que exige la ley, por ejemplo, cuando la marca pueda inducir a error al público o cuando el signo se hubiera convertido en la designación habitual de un producto o servicio para el que esté registrado. No obstante, una de las causas de caducidad más habituales es la falta de uso de una marca.

Con el objetivo de evitar que signos que no están siendo utilizados en el mercado impidan el registro de nuevas marcas y de evitar monopolios de uso injustificados, el titular de una marca registrada tiene la obligación de usarla. De lo contrario, si una marca no es utilizada en el tráfico económico durante un periodo ininterrumpido de cinco años, es susceptible de ser cancelada por falta de uso.

El objetivo principal de esta normativa es la armonización de la legislación nacional con la de la Unión Europea, siendo en la actualidad los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas de la UE, tramitados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y no ante la vía judicial.

Pues bien, más allá de las dudas que esta novedad está suscitando, parece coherente que sean las propias oficinas las que resuelvan este tipo de cuestiones, al tratarse de órganos especializados en materia de Propiedad Industrial, evitando así el riesgo de encontrarse con interpretaciones judiciales divergentes.

En este nuevo escenario, serán las Secciones especializadas de los Tribunales de Apelación los competentes para resolver los recursos contra todas las resoluciones definitivas de la OEPM, incluidas, las relativas a la nulidad y caducidad de marcas.

A la luz de lo anterior, desde Bird&Bird estaremos encantados de solventar cualquier duda que pueda surgir relativa a esta novedad, al estar más que preparados para poder defender a los titulares de marcas en este nuevo marco de procedimientos gestionados ante la OEPM a partir de enero de 2023.