El Tribunal Supremo arroja claridad sobre cómo limitar la patente impugnada en un procedimiento de nulidad

Antecedentes y resumen del caso

La demanda fue planteada en 2012 por Laboratorios Liconsa S.A. ("Liconsa") contra Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &Co ("Boehringer") ante el Juzgado mercantil especializado en Patentes de Barcelona.

Liconsa denunciaba la nulidad de la patente EP 1.379.220 de Boehringer, validada en España con el número ES 2.236.590 ("ES 590"), por falta de novedad y actividad inventiva. Por su parte, Boehringer contestó a la demanda con una acción reconvencional, mediante la que solicitaba la limitación judicial de la patente impugnada, en base al artículo 138.3 del Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas.

El 20 de febrero de 2017, el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Barcelona dictó la sentencia núm. 30/2017 , por la que (i) estimaba sustancialmente la demanda de Liconsa, declarando que la patente impugnada “carece de efectos, respecto a las reivindicaciones originariamente concedidas” y (ii) desestimaba la demanda reconvencional interpuesta por Boehringer, por considerar que las reivindicaciones limitadas eran ”.

Boehringer recurrió en segunda instancia la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Por su parte, Liconsa presentó oposición e impugnación parcial de la sentencia.

Apenas unos días después de la resolución de primera instancia, el 1 de abril de ese mismo año, entraba en vigor en España la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“LP 2015”).

El artículo 105 de la nueva ley permitía al titular de la patente solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") la revocación o limitación de su patente (mediante la modificación de sus reivindicaciones) en cualquier momento durante la vigencia de la patente, incluso cuando la misma fuera objeto de un procedimiento judicial sobre su validez. Asimismo, el nuevo artículo 120 contemplaba la posibilidad de limitar una patente objeto de un procedimiento de nulidad, ya fuera dentro del procedimiento (120.3) o fuera del mismo (120.4).

Basándose en el nuevo artículo 105 y en el curso del procedimiento de apelación, Boehringer solicitó la limitación de la patente ES 590 ante la OEPM. La OEPM concedió la limitación y, en marzo de 2018, publicó el folleto de la patente limitada. Este nuevo hecho fue puesto en conocimiento de la Audiencia Provincial de Barcelona por Boehringer, quien solicitó la terminación del proceso por carencia sobrevenida del objeto.

La Audiencia Provincial desestimó la solicitud de sobreseimiento de Boehringer y declaró (i) que no podía reconocer eficacia a la limitación administrativa de la patente y (ii) que la nueva redacción de la patente limitada no podía ser tenida en cuenta a efectos del procedimiento judicial. Esto se debía a que el artículo 105(4) de la LP 2015 estipula que, cuando se dirija una petición de limitación de una patente a la OEPM y la validez de dicha patente esté siendo objeto de un procedimiento judicial, la petición de limitación deberá ser autorizada por el Juez o Tribunal que esté conociendo del procedimiento de validez. Sin embargo, Boehringer no había solicitado la preceptiva autorización del tribunal. Por ello, la Audiencia consideró que la limitación administrativa había sido indebidamente solicitada y aceptada.

El 29 de marzo de 2019 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó la sentencia núm. 593/2019 , por la que (i) desestimaba el recurso de apelación de Boehringer (y la impugnación parcial de Liconsa), confirmando la sentencia de primera instancia y (ii) ordenaba: (a) la cancelación registral de la patente ES 590 y (b) la cancelación de la modificación llevada a cabo ante la propia OEPM durante la tramitación de la apelación.

Boehringer recurrió la sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Supremo basándose en los siguientes motivos:

1. infracción procesal, por ordenar a la OEPM la cancelación registral de la limitación administrativa, lo que supondría la revisión judicial de un acto administrativo firme (competencia reservada a los tribunales del orden contencioso-administrativo).
2. infracción procesal, por ordenar a la OEPM la cancelación registral de la limitación administrativa sin que ésta hubiera sido previamente objeto de un procedimiento judicial ni de una resolución sobre el fondo, lo que vulneraría el derecho a una resolución fundada en derecho y causaría indefensión al demandado.
3. incorrecta aplicación de una norma inferior a cinco años, por exigir la autorización del tribunal para limitar la patente ante la OEPM y negar los efectos de la misma ante la ausencia de autorización.

El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, quien el 9 de febrero de 2023 dictó sentencia sobre el fondo (sentencia núm. 205/2023 ), desestimando el recurso de Boehringer en los términos que veremos a continuación.

Sentencia del Tribunal Supremo

Sobre la infracción procesal por la revisión de un acto administrativo firme

Boehringer argumentó que la publicación de la concesión de la limitación por la OEPM (en marzo de 2018) era un acto administrativo llevado a cabo por un organismo público en el ejercicio de sus funciones y competencias, que además había devenido firme por no haber sido recurrido en tiempo y forma. Según Boehringer, la Audiencia Provincial, al ordenar la cancelación de la limitación de la OEPM, estaba revisando una decisión firme de la OEPM, vulnerando con ello las normas de jurisdicción y competencia aplicables al caso. Dicho de otro modo, Boehringer reprochaba que el Tribunal de segunda instancia no tenía competencia para anular el acto administrativo (consistente en la publicación de la limitación de la patente).

El Tribunal Supremo consideró que la Audiencia Provincial actuaba conforme a sus competencias y de acuerdo con lo que era objeto del proceso. Fue Boehringer quién, al solicitar la terminación del proceso ante la Audiencia Provincia, introdujo como hecho nuevo la publicación de la limitación de la ES 590 por la OEPM. En ese momento y para resolver la pretensión del titular de la patente, la Audiencia tuvo que entrar a conocer de tal extremo, lo que resultó en la denegación expresa de los efectos de la limitación administrativa de la patente (por haberse obtenido sin la autorización del tribunal, como requería la LP 2015).

El Tribunal Supremo también entendió razonable que la Audiencia Provincial, al confirmar la nulidad de la patente -y, consecuentemente, ordenar su cancelación ante la OEPM-, entrara igualmente a conocer de la limitación administrativa, y ordenara su cancelación para que la nulidad fuera plenamente efectiva. El Tribunal Supremo cita las palabras del tribunal a quo: "la sentencia que se dicte en este proceso debe tener su correspondiente reflejo en la OEPM, alcanzando sus efectos tanto a la patente registrada como a su modificación posterior ".

Para el Tribunal Supremo, el hecho de que la decisión de la OEPM no hubiera sido objeto de recurso contencioso-administrativo no impedía que el tribunal civil (competente para autorizar la solicitud de limitación) apreciara la falta de validez del acto administrativo, ni en el momento de resolver el sobreseimiento planteado por Boehringer, ni posteriormente al decidir sobre la validez de la patente.

Sobre la infracción procesal por causar indefensión

Boehringer afirmaba que la decisión sobre la cancelación de la limitación administrativa no había sido objeto de un procedimiento judicial, lo que vulneraba su derecho constitucional a una tutela judicial efectiva.

El Tribunal Supremo consideró que sí se había dado una respuesta de fondo en segunda instancia, ya que la Audiencia Provincial había negado los efectos de la limitación administrativa (cuya validez dependía de su propia autorización) en dos ocasiones. Primero, cuando resolvió la petición de sobreseimiento de Boehringer, desestimándola. Segundo, cuando estimó la acción de nulidad de la patente, negando los efectos de la limitación administrativa. Al efecto, el Tribunal Supremo reconoció que “la estimación de la acción de nulidad conlleva para su efectividad la cancelación de su inscripción y de aquella modificación posterior aceptada por la OEPM”, de modo que la orden de cancelación de la limitación administrativa no era más que un efecto derivado de la nulidad de la patente.

Sobre la incorrecta aplicación de normas por exigir la autorización del artículo 105.4 para dotar de eficacia a la limitación de la patente ante la OEPM

Boehringer afirmaba que el artículo 105(4) (por el que se exige autorización judicial para obtener la limitación administrativa de la patente) no era aplicable al presente caso Boehringer sostenía que el procedimiento de nulidad se había iniciado antes de la entrada en vigor de la LP 2015, cuya disposición transitoria sexta establecía que los procedimientos judiciales iniciados en ese momento debían seguir el procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado. En efecto, la disposición transitoria segunda de la LP 2015 establece que el título X de la LP 2015 (entre el que se encuadra el art. 105) es aplicable a las patentes concedidas conforme a la legislación anterior.

Sin embargo, el Tribunal Supremo recordó que el artículo 105 debe aplicarse en su totalidad. La exigencia de la autorización judicial va anudada y es inescindible a la petición de limitación de la patente objeto del procedimiento de nulidad, ya que la ratio de esta norma es evitar contradicciones entre lo resuelto por el tribunal sobre la nulidad de una patente y la eventual limitación de la patente solicitada ante la OEPM y aceptada por esta última.

Por ello, el Supremo confirmó que la aplicación de esta norma no era incompatible con el hecho de que el procedimiento de nulidad hubiera continuado su tramitación por el procedimiento iniciado conforme a la disposición transitoria sexta.

Quién debe solicitar la autorización

Boehringer también cuestionaba quién debería haber solicitado la autorización requerida por el artículo 105(4), defendiendo que debió haber sido la OEPM, y no el titular de la patente, quien recabase la autorización judicial. Asimismo, sostenía que, como Liconsa no había solicitado la anotación preventiva de la demanda en la OEPM, la omisión de la autorización era en todo caso imputable a Liconsa y no a Boehringer.

El Tribunal Supremo consideró que quien debe recabar la autorización previa a la solicitud de limitación era el legitimado para instar la limitación, esto es, el titular de la patente.

El tribunal concluyó rotundamente que la ausencia de autorización judicial vicia de ineficacia cualquier decisión administrativa sobre la limitación. Y que, en el seno de un procedimiento de nulidad, el tribunal que conoce de la nulidad y tiene constancia de la existencia de una decisión administrativa sobre la limitación de la patente impugnada concedida sin la preceptiva autorización judicial, puede (i) no tomar en consideración la limitación administrativa y, (ii) si finalmente confirma la nulidad de la patente, acordar la cancelación de la patente declarada nula extendiendo dicha cancelación a la limitación de la patente impugnada, que carece de eficacia.

Breve repaso del nuevo régimen de limitación de patentes: implicaciones prácticas

La Sentencia hace un breve repaso del nuevo régimen de limitación de patentes introducido por la LP 2015, que plantea tres escenarios posibles cuando la limitación se solicita una vez iniciado el procedimiento de nulidad:

- Que el tribunal decida sobre la modificación de la patente (artículo 120(3)).
- Que el tribunal autorice la presentación de la modificación ante la OEPM (artículo 105(4)).
- Que el tribunal decida si la modificación de la patente fuera del procedimiento (por circunstancias sobrevenidas) puede servir de base al proceso.

En todos los casos, la limitación dependerá de la decisión del tribunal que resuelve sobre la nulidad.

En definitiva, el Tribunal Supremo esclarece en esta sentencia las dudas sobre el nuevo régimen de limitación de una patente que esté siendo objeto de una acción judicial de nulidad, así como sobre la aplicación de las normas transitorias al respecto.

Para otras actualizaciones sobre la nulidad de patentes tecnológicas: consulte Sentencia histórica del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en disputa de plataforma de televisión - Bird & Bird (twobirds.com).