Alert normativo - Protezione del know how e dei trade secrets

Si attende ora il vaglio del Presidente della Repubblica e la successiva emanazione del Decreto Legislativo, la quale dovrebbe avvenire entro il 9 giugno 2018, termine di attuazione della Direttiva.

Il testo definitivo del Decreto Legislativo non è ancora disponibile ma è possibile anticipare le principali novità che emergono dallo schema pubblicato nel febbraio 2018, alcune delle quali riguarderanno tutti i diritti di proprietà industriale, non solo i "segreti commerciali" (espressione ora utilizzata dal legislatore per riferirsi ai trade secrets).

Normativa civile

1. Anche le condotte colpose "non gravi" hanno rilievo: l'acquisizione, l'uso e la rivelazione di segreti commerciali costituiscono un illecito se il soggetto che ha svolto tali condotte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti erano stati ottenuti illecitamente da un terzo. In questo caso però - in alternativa alle misure ed alle sanzioni erogabili nel giudizio di merito - l'autore dell'illecito potrà essere condannato al pagamento di un indennizzo ove l'esecuzione delle misure possa essere eccessivamente onerosa per l'autore dell'illecito e l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dal detentore del segreto commerciale. Tale indennizzo non potrà tuttavia essere superiore alle royalties che l'autore dell'illecito avrebbe dovuto corrispondere ove fosse stato autorizzato ad utilizzare i segreti commerciali.
2. La definizione di uso illecito viene esplicitamente ampliata fino a comprendere la produzione, l'importazione, l'esportazione, lo stoccaggio, l'offerta in vendita e la commercializzazione di merci costituenti violazione dei segreti commerciali, ove la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione delle stesse beneficino in maniera significativa dei segreti commerciali acquisiti, usati o rivelati illecitamente.
3. È previsto un termine di prescrizione di 5 anni anche per proporre azioni di responsabilità contrattuale. 
4. I Tribunali dispongono di strumenti specifici per tutelare la riservatezza nel corso di procedimenti relativi ai segreti commerciali. Il giudice può: vietare alle parti, ai loro avvocati e consulenti, al personale giudiziario, agli esperti, ai testimoni e ad altri soggetti l'uso o la rivelazione dei segreti commerciali o presunti segreti commerciali; limitare a determinati soggetti l'accesso ad udienze, atti e documenti; disporre l'oscuramento o l'omissione delle parti dei provvedimenti che contengono segreti commerciali. La violazione dei provvedimenti adottati dal giudice può costituire reato.
5. Il giudice - in alternativa all'applicazione delle misure cautelari - può autorizzare la prosecuzione dell'uso (non la rivelazione) di segreti commerciali da parte dell'autore dell'illecito a fronte del versamento di un'idonea cauzione.
6. Il detentore di segreti commerciali è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure cautelari ottenute ove queste divengano inefficaci per mancato inizio del giudizio di merito o a causa di una sua azione od omissione o, ancora, se venga successivamente accertato che l'illecito non sussisteva. 

Normativa penale

1. L'art. 623 del Codice Penale punisce ora la rivelazione e l'uso, a proprio o altrui profitto, di segreti commerciali acquisiti in modo abusivo. Se il fatto è commesso tramite "qualsiasi strumento informatico" la pena può essere aumentata fino ad un terzo.
2. L'art. 388 del Codice Penale sanziona esplicitamente l'elusione di un provvedimento del giudice che prescrive misure inibitorie o correttive a tutela di tutti i diritti di proprietà industriale, non solo dei segreti commerciali. Costituisce altresì reato non rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dal giudice nel corso del giudizio.

A cosa prestare immediata attenzione?

L'intervento del legislatore italiano apre nuovi scenari e pone alcuni interrogativi:

1. Il rilievo conferito alle condotte colpose "non gravi" richiede un maggiore livello di attenzione da parte delle aziende, le quali dovranno elaborare mezzi appropriati - in particolare contrattuali - per dimostrare di aver adottato la massima diligenza nel tentativo di identificare l'origine delle informazioni ricevute.
2. Il legislatore italiano non è intervenuto per confermare la liceità del c.d. reverse engineering, ritenendo che quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza fosse sufficiente. Tuttavia è opportuno che le aziende, nei rapporti con i terzi, disciplinino espressamente la possibilità di svolgere o meno tale attività, considerando la facoltà di escluderne contrattualmente l'ammissibilità.
3. Ai giudici ed agli operatori del diritto è richiesta un'attività interpretativa finalizzata a chiarire:
• quando si possa affermare che le merci beneficiano "in maniera significativa" dei segreti commerciali acquisiti, usati o rivelati illecitamente;
• come deve essere valutata la segretezza delle informazioni ai fini dell'applicazione delle misure poste a tutela della riservatezza durante il giudizio;
• in quali circostanze sia opportuno autorizzare l'autore dell'illecito a proseguire l'uso di segreti commerciali (seppur a fronte del pagamento di un'idonea cauzione, in sede cautelare, o di un equo indennizzo, in sede di merito) e se ciò sia effettivamente compatibile, da un lato, con la natura dei segreti commerciali e, dall'altro lato, con le peculiari esigenze che caratterizzano la tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale.
4. I giudici possono ordinare misure a tutela della riservatezza solo nei giudizi relativi ai segreti commerciali ma è auspicabile che tali misure possano essere disposte in tutti i procedimenti aventi ad oggetto un diritto di proprietà industriale (si pensi, tra l'altro, alle cause relative ai brevetti standard essential in cui vengono spesso fornite rilevanti informazioni commerciali).
5. L'obbligo del detentore di segreti commerciali di risarcire i danni causati dalle misure cautelari divenute inefficaci o rivelatesi infondate è una novità molto rilevante. Tale obbligo è stabilito con riferimento alle sole misure cautelari relative ai segreti commerciali. Ci si chiede se la giurisprudenza estenderà l'applicabilità di tale norma agli altri diritti di proprietà industriale. In ogni caso, per le aziende sarà necessario predisporre misure di segretezza ancora più stringenti ed adottare una tempestiva e corretta strategia di difesa in caso di sospetta sottrazione di informazioni.
6. L'aggravante legata all'uso di strumenti informatici previsa dall'art. 623 del Codice Penale è stata elaborata dal legislatore per far fronte ai reati informatici (c.d. cyber theft) ed alle condotte poste in essere dai c.d. hacker o comunque da soggetti estranei all'azienda. Tuttavia la formulazione della norma porta ad ipotizzare una sua applicazione generalizzata: di fatto, quasi tutti i casi di acquisizione, divulgazione ed uso di segreti commerciali implicano oggi l'uso di strumenti informatici. Ciò comporta la necessità di curare maggiormente le procedure aziendali per l'uso degli strumenti informatici.
7. Le norme a tutela dei segreti commerciali dovranno essere coordinate con la Legge n. 179/2017 dedicata ai c.d. whistleblowers, la quale ha modificato il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Legge n. 231/2001: le aziende dovranno rivedere i propri modelli di organizzazione e disciplinare con maggiore attenzione le misure di segretezza, ivi inclusi i contratti e le clausole di confidenzialità sottoscritte da dipendenti e collaboratori.