Cina: nuove Linee Guida alla registrazione e all’uso dei marchi per i servizi in classe 35

Il 7 dicembre 2022, l'Amministrazione Nazionale Cinese per la Proprietà Intellettuale (CNIPA) ha pubblicato le Linee Guida per la richiesta di registrazione e l'uso del marchio per i servizi della classe 35. 

L'obiettivo è quello di fornire alle imprese utili consigli e raccomandazioni per comprendere le caratteristiche e l’esatta definizione dei servizi della classe 35, al fine di consentire alle imprese di elaborare una strategia ottimale e definire in modo corretto l’ambito di protezione della domanda di marchio in sede di deposito nonché, in seguito, di essere nella posizione di provare l’uso del marchio per i servizi di interesse, in modo da poter difendere la privativa da eventuali iniziative tese alla cancellazione per non uso.

Chiarimenti in merito alla classe 35

Le Linee Guida sottolineano che i servizi di cui alla classe 35 comprendono principalmente le attività di gestione, funzionamento, organizzazione e amministrazione aziendale, nonché i servizi di pubblicità, marketing e promozione delle vendite condotti da imprese commerciali o industriali. 

Per alcune voci la cui connotazione è solitamente fraintesa dal pubblico, il CNIPA ha inoltre specificato che, ad esempio, la vendita di beni di per sé non è considerata inclusa nella categoria servizi.

I servizi pertinenti alla classe 35, infatti, sono concepiti per fornire assistenza a terzi operatori per il funzionamento della loro attività, per l’amministrazione, ecc... 

In aggiunta a quanto sopra si precisa che, attualmente, i servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti generici, ad eccezione di prodotti farmaceutici, sanitari o veterinari, non sono accettati per la registrazione del marchio in Cina.

Al fine di chiarire meglio l’estensione dei servizi in classe 35, il CNIPA ha selezionato 11 gruppi di voci illustrandone in dettaglio l'area di copertura e la sottoclasse di appartenenza. Tra queste voci vi sono incluse:

• "servizi di pubblicità" nella sottoclasse 3501;
• "servizi di gestione aziendale, servizi di franchising" nella sottoclasse 3502;
• "servizi di agenzia per l'importazione e l'esportazione, promozione delle vendite per altri, fornitura di servizi di marketing online" nella sottoclasse 3503;
• "servizi relativi al personale" nella sottoclasse 3504;
• "servizi relativi alle funzioni d'ufficio" nella sottoclasse 3506;
• "servizi relativi alla contabilità" nella sottoclasse 3507;
• "ricerca di sponsorizzazioni" nella sottoclasse 3508; e
• "servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso di farmaci e forniture mediche" nella sottoclasse 3509.

Alla luce di quanto sopra, da un punto di vista strettamente operativo, le imprese impegnate esclusivamente nella produzione di prodotti non avrebbero bisogno in linea di principio di richiedere la registrazione di marchi per i servizi della classe 35.

Consigli per la richiesta di registrazione del marchio

Al fine di perimetrare correttamente l’ambito di protezione della domanda di marchio in sede di deposito occorre comprendere correttamente la definizione e connotazione dei servizi della classe 35, così come delineati nelle Linee Guida. 

Consigli per la raccolta di prove dell’uso del marchio

Per evitare di incorrere nel rischio di cancellazione del proprio marchio per mancato uso, il CNIPA fornisce alcuni dettagliati consigli per raccogliere le prove dell'uso del marchio per i servizi della classe 35:

• indicare il marchio, il numero di registrazione, il contenuto dei servizi, ecc., nei documenti commerciali quali contratti e fatture;
• conservare il materiale pubblicitario inerente al marchio su vari supporti e indicare il marchio nei luoghi di servizio;
• se esiste più di un marchio registrato per servizi correlati, utilizzarli separatamente e conservare le rispettive prove d'uso per ciascun marchio;
• se il marchio di servizio è identico al nome commerciale, indicare il simbolo registrato unitamente al segno per distinguere l'uso in funzione di marchio dal nome commerciale;
• se il marchio non viene utilizzato per giustificati motivi, quali forza maggiore, restrizioni politiche e governative o liquidazione per insolvenza, raccogliere e ordinare le prove difensive pertinenti.

Consigli per il corretto utilizzo del segno

Seguire il principio della buona fede sia nell’utilizzo che nella tutela dei diritti di marchio per servizi ed evitare l'abuso di tali diritti. 

Ad esempio, l'uso di un marchio sulla porta d'ingresso del negozio per vendere i propri prodotti non è considerato un uso del segno per servizi di "promozione delle vendite per conto di altri" in classe 35 poiché il marchio è usato per vendere prodotti propri e non di terzi.