Acción indemnizatoria por infracción de marca: los tribunales aplican la doctrina del TS en el caso Nuba

Como sabemos, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”) permite al titular de una marca ejercitar las acciones civiles previstas en la propia ley, entre las que se encuentra la de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, y enumera, en sus artículos 42 y 43, respectivamente, los requisitos para que prospere dicha acción y los criterios para su cálculo.

Pues bien, tratando de solucionar la dificultad probatoria que impide en la práctica la estimación de indemnización conforme al artículo 43.2 (siendo palmario el creciente número de sentencias que desestiman la acción indemnizatoria por falta de prueba), el artículo 43.5 LM configura como supletoria o alternativa la indemnización mínima (pues es posible en todo caso exigir una indemnización mayor si se prueba que la violación ocasionó daños o perjuicios superiores) del 1% de la cifra de negocios hecha por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados a la que tiene derecho el titular de la marca infringida. El tenor literal de dicho artículo 43.5 LM versa como sigue:

“5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

Se trata, en efecto, de una disposición excepcional, no sólo a la luz del conjunto de la normativa española en materia de propiedad industrial y de derechos de autor sino también del Derecho de la Unión Europea, en el que tampoco existe precedente similar.

Tanto nuestra doctrina como nuestra jurisprudencia entienden unánimemente que, como se ha anticipado, el propósito principal del artículo 43.5 LM no fue otro que evitar las dificultades probatorias a las que, al amparo de la legislación anterior, se enfrentaba el titular de una marca infringida a la hora de cuantificar los daños y perjuicios sufridos . Aparece, además, como consecuencia y evolución de la doctrina “ex re ipsa” según la cual la existencia del daño se deduce necesariamente del ilícito o del incumplimiento, reconociendo que toda infracción marcaria tiene una naturaleza esencial e inherentemente dañosa , con el matiz - sin embargo - de limitar la existencia del daño que “en todo caso” se presume a un porcentaje fijado en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

Sin embargo, la entrada en vigor del artículo 43.5 y su posterior aplicación abrieron un debate sobre si su tenor literal debe entenderse como la existencia de una presunción legal que excluye en todo caso la necesidad de la prueba, o si supone la supresión de la exigencia general de la existencia de perjuicio real y efectivo.
Tratando de aportar claridad a lo anterior, la jurisprudencia ha recordado que, de acuerdo con la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad de daños y perjuicios, resulta en cualquier caso necesario que la infracción de la marca haya ocasionado un daño real y efectivo en el patrimonio del titular de los derechos marcarios. Además, el TS ya ensalzó en su sentencia de 31 de mayo de 2011 que el hecho de que se produzcan supuestos en los que "la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba” (esto es, en los que los hechos supongan per se la existencia del daño) no significa que exista una “presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba".

Posteriormente, el Tribunal Supremo recordó en el caso Nuba que la regla que establece el artículo 43.5 LM no puede interpretarse como una “suerte de sanción por infracción” incluso cuando no ha existido perjuicio o, en otras palabras, en el sentido de que el titular de una marca tenga derecho a una indemnización incluso en aquellos supuestos en los que se constate que la infracción no pudo ocasionar perjuicio alguno al titular de la marca. En efecto, en el caso de autos y en vista a tales criterios, el Alto Tribunal estimó el recurso que había sido interpuesto, anulando la condena a indemnización de daños y perjuicios, a la vista de que - según concluyó - “la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor”.

Pues bien, dicha línea jurisprudencial también ha sido seguida por el Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid en su reciente sentencia de 7 de junio de 2021 , recordando que no siempre y en todo caso debe concederse el 1% en concepto de daños y perjuicios. En el supuesto en ella enjuiciado, sin embargo, el Juzgado entendió que el registro de mala fe de la marca “RR PASTELERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO” por el demandado (registro que implicó apropiarse del signo titularidad del actor para llevarse su clientela sin pagar contraprestación económica alguna y bloqueó el mercado de venta o licencia para el actor) y su posterior uso sí comportaron daños al actor -al menos, como lucro cesante-, estimando por tanto la procedencia de indemnización conforme al artículo 43.5 LM.

Con todo, es evidente que la particularidad incluida en el artículo 43.5 permite a los titulares de derechos que han sufrido una indemnización que le ha reportado, a su vez, un perjuicio, obtener un resarcimiento económico (del que la falta de prueba podría privarle). Sin embargo, la objetivación de la compensación económica que supone dicho artículo no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca o no haya producido beneficio alguno para el infractor.